商标法修改聚焦

来源：西南政法大学网站

时间：2008年3月13日晚7－10点
地点：西南政法大学渝北校区3208教室
       3月13日晚，西南政法大学知识产权法研究中心主任，中国法学会知识产权研究会副会长张玉敏教授应“论道西南”邀请，在渝北校区3208教室作了题为“商标法修改聚焦”的学术讲座。讲座由民商法学院副院长张耕主持，谭启平、唐青阳、曹兴权、曾德国教授作为嘉宾出席，并作了精彩点评。讲座气氛热烈，从晚上7点到10点，同学们仍不愿离去、一致反应良好，大家希望以后多有机会聆听各位专家的讲座。
以下是张老师的讲座内容：

历史回顾
       目前我国已经启动了商标法的第三次修改，这次修改是从2005年开始的。商标局于2006年4月18日拿出一个159条的修改稿，经征求意见后，2007年8月拿出的第二稿共150条，目前正在向全国征求意见。我们西南政法大学知识产权法研究中心已经将我们的意见提交给商标法修改的主持者。为了更好的理解这次修改的有关问题，让我们简单回顾一下我国商标立法的历史：
       我国第一部商标法1982年8月23日通过，共八章43条，是我国制定最早的一部知识产权法律。为了适应改革开放的需要，确立了自愿注册原则、注册取得原则和先申请原则，结束了之前实行的全面注册原则。1993年2月22日第一次修改，仍43条。修改内容主要是增加了：关于服务商标；县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不得作为商标；对违反禁用条款或者以欺骗的手段取得注册的商标由商标局依职权撤销的规定；增加了侵犯商标权的行为和犯罪行为的种类。此次修改的主要目的是为了入世。
      2001年10月27日第二次修改，条文增加到64条，修改内容主要是：1、增加了集体商标、证明商标的规定；地理标志可作为集体商标或者证明商标注册保护的规定；2、自然人可以申请商标注册；3、扩大了商标构成的范围，可视性标志，包括文字、图形、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册；4、增加了对在先权利和驰名商标保护的规定；5、规定了认定驰名商标的参考因素；6、侵权行为方面的修改较大：将反向假冒列为侵权行为，规定了法定赔偿额（50万元），明确了销售不知道是侵犯商标权的商品，能证明商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。增加了对即发侵权的救济措施；7、取消了工商行政管理机关决定损害赔偿的权力。如果说93年修改主要是为了入世的需要，那么，2001年的修改既是为了入世的需要，即使我国商标法与TRIPS协议相一致，也是为了应对国内日益严重的抢注和侵权行为。
        从以上回顾，我们可以看出商标法修改完善的一个趋势，即注册主体、商标构成范围扩大；诚实信用原则在商标法中逐步得到承认并不断被强化；逐步加大了对商标权的保护力度：侵权行为种类增加，犯罪种类也逐步增加。此外，我国商标法修改的另一个趋势是工商管理机关的行政执法权逐步强化。82年法和93年法工商管理机关可以对违法使用注册商标的行为进行查处，对侵权行为只能在商标权人请求时进行查处，2001年法则赋予其主动查处的权力 。
        这次修改讨论的主要问题可以分为三个方面：一是大修还是小修，二是商标法的立法宗旨，三是具体制度。下面分别向同学们介绍，并谈谈我个人的看法。

一、关于大修还是小修

       关于大修还是小修的问题，我认为，如有可能，大修为上。即按照市场经济和我国参加的国际公约的要求，从结构、内容方面对商标法进行全面修改，搞一部结构科学合理、逻辑严谨、概念清晰准确、符合经济发展要求的商标法。今后可以在此基础上进行个别条文的修改、增减，而不要像现在这样，每一次都要进行全面修改，修改一次要耗费3－5年甚至更长时间，根本无法适应社会发展的需要。
       日本现行商标法是1959年制定的，到2002年43年间修改9次。2002年日本颁布《知识财产基本法》，2003年至今的5年间，对商标法修改6次。美国商标法自1946年制定到1995年，14次修改（1949、1950、1952、1958、1961、1962、1965、1975、1978、1980、1982、1984、1988、1995），差不多4年修改一次。我国台湾自58年以来，也对商标法修改9次，最近的一次是2003年。在知识经济日益成为现实，经济全球化、贸易全球化迅速发展的当今世界，作为贸易工具的商标法必须不断完善以适应经济发展的需要。所以，搞一部高水平的、基本定型的商标法，以后的修改可以学习外国的经验，仅对个别条文进行修改、增删，而不必每次都做全面修改，快速、灵活，能够适应经济发展的需要。虽然这一次费时多一些，但长远来看是节约的。
 
二、关于立法宗旨

        07年8月稿：“为了保护商标权，加强商标管理，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。”与前几部商标法相比较，主要是把加强商标管理从第一的位置放到第二。但仍不彻底。1、管理是手段，不能作为立法宗旨。2、保证商品和服务的质量也不能作为立法宗旨，商标法难以承担质量保障功能。商标评审委员会在讨论修改稿时也提出取消质量保证条款。关于立法宗旨，我们研究中心在提交给商标局的《商标法修改意见》中，建议将第一条修改为“为保护消费者和商标权人的利益，维护公平竞争，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法”。保护消费者利益、商标权人利益和维护公平竞争，是商标法的根本宗旨，商标法的具体制度设计，都应当贯彻这一根本宗旨，为实现商标法的立法目的服务。实际上，消费者利益、商标权人利益和社会公共利益是一致的，曾陈明汝指出：“商标诚为进步之因素，对社会，亦属公益之表率。”如果商标权人的利益和消费者的利益发生冲突，则应当服从保护消费者利益的需要。

三、具体制度

       在制度层面上，此次商标法修改主要是为了解决目前我国商标领域存在的两方面的严重问题：一是在商标注册、异议、争议和商标使用中严重的恶意行为；一是提高商标确权效率。即解决注册、异议、争议周期过长的问题。因此，修改中的争议也主要围绕这两方面的问题展开。
（一）关于恶意注册、异议
       我国商标法在2001年修改之前，并未正面规定注册申请人的诚信义务，虽然93年法第27条第1款规定“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”，商标局得依职权撤销，其他单位或者个人也可以请求商标评审委员会裁定撤销，但是，由于实践中片面强调注册取得原则和先申请原则，甚至错误地宣传抢注商标是高水平的竞争术，抢注之风并未得到遏制，甚至愈演愈烈。2001年9月我们中心举办“全国商标法理论与实务研讨会”时，北京来的著名学者仍然坚持先申请原则是我国商标法的基本原则，抢注的商标应当得到保护。
2001年修改虽然增加了“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 和“以欺骗的手段或者其他不正当手段取得注册的”商标的撤销规定 ，但仍然没有真正确立诚实信用原则在商标法中的指导地位。其一，尚未达到“有一定影响”的在先使用商标即使被抢注也不能得到保护，换言之，抢注这样的商标不违法，这明显违背民法诚实信用原则的要求；其二，是否达到“有一定影响”的条件难以判断；其三，抢注和“不正当手段”并用，造成理解和适用上的困难。其三，没有责任做保障，抢注者无损失，即使抢注不成功，其最大“损失”也不过是没有得到本来不应该得到的利益。而且，01年以后，恶意行为从抢注发展到恶意异议，04－06年异议裁定不成立的比例分别为655%，699%，704%。虽然这些不成立的异议不一定都属于恶意异议，但其中大部分应当属于恶意异议，例如，有人针对一期商标公报就提出了50个异议。
        欧共体协调成员国商标立法一号指令规定，恶意申请的可驳回或者宣布无效。美国商标法规定，以欺诈手段取得的注册可以被撤销。法国不仅商标注册，而且转让、续展都应当遵守诚实信用原则，恶意抢注的商标所有人可请求返还。阿根廷商标法规定：“任何人申请商标注册时，如果明知或应知该商标属于第三人，则注册无效。”。这些法律都没有以被抢注商标的知名度作为驳回注册申请条件。对于恶意异议，美国规定在受害人提出的民事诉讼中，应对其因此蒙受的损害赔偿责任。英国规定可判2年以下有期徒刑或罚金，或二者并罚。日本规定以欺诈行为进行商标注册、防护商标注册、续展注册、提出注册异议者，处三年以下徒刑或三百万日元以下罚款。并且对法人（雇主）和经办人实行双罚此次商标法修改的主持者意识到这个问题的严重性，并作出了积极反应。如《草稿》第7条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”第30条规定：“申请商标与他人在同一种或者类似商品上在先使用的商标相同或者近似，而申请人明知或者应知他人商标存在的，不得注册。”
        商标评审委员会在讨论修改稿时也认为，恶意抢注和恶意异议的危害比侵权行为更为严重，建议规定由败诉方承担异议费用，并承担对方因异议所支付的合理开支。商标注册机关的工作人员如王泽、谢冬伟等也极力主张对抢注和恶意异议课以民事责任，即赔偿对方因此所受到的损失。
        我在最近写的一篇文章中指出，恶意抢注、恶意异议的大量存在，严重扰乱了竞争秩序和商标管理秩序，败坏商业道德，其危害甚于侵权，必须严厉打击。否则，不足以教育商业领域中的鸡鸣狗盗之辈，不足以保护诚实的经营者，不足以扶正祛邪，保护公平竞争。并主张，鉴于我国恶意抢注和恶意异议的严重性，有必要学习美、英、日等国的经验，对明知是他人已经使用的商标而抢注的，在侵权诉讼中应赔偿被抢注者因此所受的损失，商标管理机关并得对抢注者处以罚款。
（二）恶意使用注册商标
         商标专用权以注册核准的商标和核定使用的商品（服务）为限。正确使用注册商标的基本要求是，只有在注册核定的商品（服务）上使用注册核准的商标时，才能使用注册标记。超出注册商标专用权的范围使用注册标记和擅自改变注册商标的行为，会造成对消费者的欺骗和混淆，也可能构成对他人商标权的侵犯，是一种扰乱市场秩序的不正当竞争行为。常州市工商局钟楼分局2007年8月对辖区内3家大型百货商城、37家品牌专卖店和5家大型超市销售的服饰商品上商标使用情况进行了专项检查，共查验了318家企业使用的402件商标，查出侵犯商标权的案件9件，其中擅自改变注册商标构成侵权的7件，占全部侵权案件的77.8％。以致于调查者认为，“注册商标变异侵权渐成为商标侵权的主要形式”。
        日本：超出注册商标专用权范围使用注册商标标记的行为构成虚伪表示罪，处三年以下徒刑或三百万日元以下罚金刑。而且，对法人和行为人实行双罚。英国：虚假地声称某一标志是注册商标构成犯罪，应判处不超过法定3级的罚金。
《草稿》对此作出反映，48条规定：改变注册商标，使其与他人在同一种商品或者类似商品上注册的商标相同或者近似，可能导致相关消费者混淆误认的，构成侵权，任何人可以向商标评审委员会请求撤销该注册商标。但是，该规定对违反诚信原则，视注册为儿戏的注册人显得过于宽容，缺乏威慑力，而且没有对超出商标专用权范围使用注册标记的行为作出处罚规定。我们认为，除承担侵权责任外，应当增加罚款的规定，罚款数额可考虑为10万元以下。
（三）关于简化程序，提高确权效率
        这是此次修改商标法的一个重要问题，也是商标管理机关最重视的一个问题。包括注册申请的审查、异议、复审程序。
在20世纪80年代，我国确权只需要8至9个月时间，在全世界都是先进的。2001年开始大量积压，到2007年底，我国商标注册申请案件积压量已有200万件左右，特别是近两年来，我国商标注册年申请量超过70万件，商标局竭尽全力，每年只能审结40万件（人均3800件/年，美国520件/年，日本720件/年）。目前，从递交注册申请到获准注册，一般需要3－4年的时间，照此下去，审理周期将会更长。而2006年美国平均审理周期为155个月，日本在2005年时已缩减为6.6个月。
  商标异议和评审案件的积压数量和审理周期情况更为严重。截止2007年底，我国商标异议和评审案件的积压量均已超过5万件，商标异议案件审理周期长达4至5年；商标评审案件长达6至7年。更有甚者，目前有一些初步审定公告已达9年左右的商标异议复审案件尚在审理之中，这些商标如果核准注册，可能已超过了该商标注册有效期。而2006年美国的平均周期仅为25个月；日本的审理周期为15个月。
     上述情况必须尽快从根本上解决，否则，将对经济生活造成严重障碍，更无法实现公平。解决的出路一是简化确权程序，二是提高注册申请的质量，减少垃圾申请。
        关于简化程序
       一是注册申请的审查程序：只审查绝对条件，不审查相对条件。对于相对条件，由商标权人和在先申请人自己通过异议程序解决。草稿采取了这种制度。
    理由：一是符合商标权的私权属性；二是可以有效提高审查效率；三是更为科学合理，市场是商标是否近似最好的检测器，现行做法，由审查员代替市场，商标相同近似判断难以考虑市场情况。四是避免死亡商标成为后来商标注册的障碍。据统计分析，我国商标2005年、2006年和2007年，商标续展率仅分别为26.50%、33.51%和31.88％，也就是说10年前注册的商标约有70%已经死亡。实际情况可能还要糟糕，因为在05、06、07年续展的注册商标中，还有一部分是85、86、87年注册的，上述统计分析未考虑这个因素。大量死亡商标不仅浪费了大量宝贵的行政资源，延长了审查周期，而且，这些死亡商标还可能成为后申请注册的障碍。
    只审查绝对条件是否会大大增加异议数量？会有所增加，但不会增加太多。目前注册商标有70％左右没有申请续展，这部分死亡商标的注册人不会异议，或者已经不符合异议的条件。现在的制度则往往做了无用功。
英国从07年10月1日起已经实行这种制度。
    二是异议程序。1、限制异议人的资格，即只有在先商标注册人、所有人、地理标志所有人才有资格提出异议。其他在先权利人如著作权人，认为申请注册的商标侵犯自己的在先权利，应当通过司法程序裁决，商标局按生效判决执行。2、异议受理机关由商标局改为商标评审委员会，不服可直接向法院起诉，减少一级行政程序。3、引入简易程序，评审委员会如果认为异议不成立，可以直接作出裁定。如果认为异议全部或者部分成立，通知申请人进行答辩。4、取消对异议不成立的裁决进行司法审查的规定。根据TRIPS第62条之5的规定：“异议不成立或者行政撤销不成立的，只要该程序的依据能够在无效诉讼中得到处理，（成员）即应无义务对该决定提供司法审查。”异议不成立而核准注册的商标，可以提出无效请求。日本商标法第43条也有类似的规定。5、规定对于抢注他人在先使用的商标、未注册驰名商标和代理人或者代表人未经授权以自己的名义注册被代理人和被代表人的商标的，商标所有人可以请求评审委员会裁定移转商标所有权。6、明确评审委员会的准司法机关地位，不服其裁决，直接向法院起诉，作为二审。变目前的行政二审、司法二审为行政一审，司法一审。
    法国、美国、日本等一些国家商标行政机关均不进行商标异议复审，司法审查也仅审法律问题。德国仅实行行政一审，司法一审，两审终结，程序简洁且经济。
        关于抑制垃圾申请和恶意异议
       我国各种商标确权案件申请总量已经连续6年居世界第一，06年以来连续二年申请量超过70万件，增势之迅猛世所罕见。但是，商标所创造的经济效益却没有同比增长，今年统计排名前100名的世界驰名商标，中国企业的商标无一入围。由于申请注册商标的质量不高，导致注册商标的死亡率很高。
    造成这种情况的原因主要是宣传引导方面存在误区：好像注册商标自然就是财富，因而有些人，主要是自然人，根本不从事经营活动，却大量申请商标注册，待价而沽；政策上以申请量、注册量作为衡量地方工作的重要指标，也起了推波助澜的作用。商标的价值来自于使用，如果不在商业活动中使用，商标就一文不值。解决的办法一是纠正宣传中的偏差；二是强调申请人资格——从事经营活动；三是规定恶意抢注者的民事赔偿责任；四是可以学习美国的经验，要求注册人在商标注册后的第5－6年期间，提供商业性使用的证据，不能提供者，除能够提供正当理由者外，注销其注册。
    对于恶意异议、争议，前边谈到的，异议、争议不成立的，要承担民事赔偿责任和行政罚款责任。

三、侵权责任
 
    关于侵权责任的讨论主要集中于民事责任，而且主要是关于惩罚性赔偿的。我个人赞成引入惩罚性赔偿，但须严格适用条件：限于假冒注册商标、被假冒的商标必须正在使用、累犯。对于销售明知是假冒商标的商品的，要加大打击力度，我国台湾商标法规定：商标权人得要求就查获侵害商标权商品零售单价500－1500倍之金额，但查获商品超过1500件时，以其总价额定赔偿金额。我认为，该规定有重要的参考价值。
刑事责任方面，讨论中基本未涉及。我个人认为应当强化刑法对商标权的保护力度。我国刑法规定了假冒注册商标、销售明知是假冒注册商标的商品、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识三种犯罪，情节严重或者数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节特别严重或者数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。这个量刑幅度究竟是高还是低？是否过于严厉？试比较：
    美国《1984年商标假冒法》规定，假冒他人注册商标，自然人处5年以下有期徒刑，课或并课25万美元以下之罚金；非自然人课100万美元以下之罚金。再犯者，自然人处15年以下有期徒刑，课或并课100万美元以下之罚金，非自然人课500万美元以下之罚金。
英国：故意侵犯他人注册商标权者，最高可判处10年的监禁，得并处罚金。德国：侵犯他人商标权和其他受保护之商业标志者，处三年以下监禁或罚金；以营业方式实施侵权行为的，处5年以下监禁或处罚金；而且还特别规定“未遂行为应予处罚”。法国：
侵犯他人注册商标权或者违法使用注册商标，无正当理由持有明知带有侵权商标的商品、故意销售或者进出口带有侵权商标的商品或者服务、故意提供与其注册商标指定的商品或者服务不符的商品或者服务的，处2年监禁和100万法郎的罚金。法院并可裁定参与实施犯罪的企业，全部或者部分、最终或者临时停业，但期限不得超过5年。累犯，或者违法行为人与受害人有或有过协议的，加倍处罚。此外，法院还可剥夺罪犯对商事法庭、工商会、职业公会以及劳资调解委员会的选举权和被选举权（不超过5年）。日本：侵害商标权或专有使用权者，构成侵害罪，处5年以下徒刑和500万日元以下的罚金。作为雇主的自然人课以一亿五千万日元以下的罚金刑。
     这些国家不以“情节严重”、“数额较大”、“数额巨大”等为犯罪构成要件。因为假冒他人注册商标之行为，本身就是主观上具有恶意，客观上既严重损害商标权人的利益，又损害消费者利益，扰乱市场秩序、败坏商业道德的情节严重的行为。
   “商标诚为进步之因素，对社会亦属公益之表率。”
     故意侵犯他人商标权的行为，属于严重违背诚实信用原则的悖德行为，既损害商标权人的利益，又扰乱市场经济秩序，损害消费者的利益，败坏商业道德，损害国家形象，有百害而无一利。说“假冒他人商标无异于拦路抢劫”，实不为过。这样的行为其性质本就是严重的，我国刑法以数额较大、情节严重等作为构成犯罪的条件，不仅画蛇添足，而且徒增执法的困惑。这是导致我国对注册商标保护不力，假冒猖獗，优秀企业不能较快地做大、做强，中国企业难以产生世界知名品牌的重要原因。所以，我认为应当加大对假冒注册商标行为的打击力度，提高刑法在打击假冒注册商标，维护公平竞争的市场秩序中的作用。主要是对犯罪构成要件进行修改。但是，就我所知，这个问题尚未引起立法机关和学界的关注。
   在商标权保护方面向美、欧、日等发达国家看齐，是否符合我国国情？是否主要保护了发达国家的利益？
   如前所述，“商标诚为进步之因素，对社会亦属公益之表率。”在商标权保护问题上，商标权人的利益和消费者利益以及社会公共利益是一致的，不存在专利权保护和著作权保护中固有的权利人利益和社会公众利益的一定程度上的冲突。
   严厉打击假冒注册商标的行为，维护公平竞争的市场秩序，固然要保护外国大公司的利益，但实际上主要是保护中国的民族工业，保护中国的民族品牌，培养民族企业创造世界著名品牌的信心和能力，并最终在世界面前树立起中国品牌的良好形象，并让中国企业从“中国品牌”收获溢价。相反，放任假冒注册商标特别是假冒外国著名商标的行为泛滥，实际上是为外国企业的商标作免费广告，帮助外国公司扼杀民族产业，败坏中国企业在国际上的形象，为中国企业走向世界制造障碍。我个人坚决主张，我国必须运用民事的、刑事的和行政的手段，毫不留情地严厉打击那些假冒他人注册商标的行为，特别是累犯。